寰宇法務》德國新型專利非興訟利器

根據德國專利局統計，台灣來德國申請新型專利的案件數量，多年來躍居世界第一位，遠遠超過日本以及美國。個人發現，國內企業界很多人對德國的新型專利有相當程度的誤解。基本上拿新型專利也可告人侵權，唯其未經審查，以此告人，危機重重。
申請一項發明專利，費時很長，最快要二年左右才能頒發下來，平均大多也要三、五年，較複雜的案件甚至拖到五年以上。其費用也不少，尤其是專利還沒有拿到手就要繳年費。
只申請新型專利的廠家，主要是認為新型專利快又便宜。採登記制，不做實質審查，較貴的審查費沒有了，故費用便宜。只要合乎形式上的規定，可在二至三個月內拿到證書。
有些廠商誤以為有了這張證書就擁有專利，可以告（可疑之）侵權人了。理論上似乎是如此，但實際上未必一定正確，這取決於該新型專利內容是否合乎專利性。
以目前專利法之規定，德國專利局對新型專利不作技術報告，當有人向專利局提出撤銷該新型專利時，才進行實質審查，才來鑑定其是否合乎專利性，可繼續存在，否則就註銷該專利。這種情形大多發生在侵權訴訟，當有人被告侵權時，被告最有利的防禦工具就是反告該專利無效。
新型專利的主要功用在方便技術層次較低、或生命周期較短的產品，以較經濟的方式獲得暫時的保護。其另一功用是彌補冗長專利申請的缺點。專利申請人常常在展覽會中或在市面上發現有人模仿其產品，但因專利尚未拿到而束手無策，此時若立即從事專利申請案中「分枝申請新型專利」（暫譯自德國新型專利法第5條Abzweigung），不失為一項有利的解決辦法。
新型專利兩、三個月內就可以拿到證書，業者可憑證書禁止對方銷售該產品。假若認為兩、三個月還是太慢，則可先申請新型專利備便。德國允許發明與新型二項專利同時存在。
必須注意的是，在禁止對方生產或銷售該產品之前，必須有百分之百的把握可拿到專利。否則此新型專利經實質審查後，假若無法獲得專利，則告方須賠償被告方因停產或停售之一切損失。至於新型專利是否經得起審查，只有借助專利律師的專業分析了。
歐盟專利制度中目前並無新型專利，但萬一在申請歐盟專利當中，發生上訴疑似侵權事件時，在德國可立即申請新型專利來制止疑似侵權者，提供申請人獲取保障其發明之最大可能性。
當發明專利申請案已確定被駁回時，申請人可在兩個月之內改申請新型專利。因新型專利的技術層次要求較低，發明專利雖然拿不到，但有可能拿到新型專利。
只有發明專利有經過審查，才算是實質的專利。德國專利局對新型專利只接受委託檢索。意即檢索是否有人在先前已有類似之專利申請，提供申請人作參考。但檢索也要費用，與審查費相差並不是很大。依長遠與實際效果來看，廠商們應以申請發明專利為主，必要時再以申請新型專利為輔。除非有些公司為了廣告之需要，以新型專利充數量，可對外宣稱本公司擁有幾百項專利等等，而不在乎專利的實質作用，那就是另外的考量了。
（作者是華裔德國專利律師）
【2009/05/31 經濟日報】